Masih banyak pelaku usaha beranggapan bahwa suatu merek pasti aman didaftarkan selama nama tersebut belum digunakan atau belum terdaftar oleh pihak lain. Padahal dalam praktik hukum merek di Indonesia, kondisi demikian belum tentu menjamin bahwa permohonan akan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sistem hukum merek di Indonesia tidak semata-mata menilai apakah suatu nama sudah dimiliki pihak lain atau belum. Undang-Undang Merek juga menilai apakah suatu tanda layak memperoleh perlindungan sebagai merek serta apakah penggunaannya berpotensi menimbulkan konflik hukum maupun kebingungan di masyarakat.

Karena itu, tidak sedikit permohonan merek yang tetap ditolak meskipun pemohon merasa nama tersebut masih “kosong”.

Secara umum, dasar penolakan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu absolute grounds sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan relative grounds sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

Pasal 20 mengatur penolakan yang berkaitan dengan kelayakan suatu tanda untuk dijadikan merek. Dalam konteks ini, penolakan tidak bergantung pada ada atau tidaknya merek milik pihak lain, melainkan karena sejak awal tanda tersebut dianggap tidak memenuhi syarat perlindungan hukum sebagai merek.

Misalnya, suatu merek dapat ditolak karena:

• Tidak memiliki daya pembeda;
• Hanya menjelaskan jenis atau kualitas barang/jasa;
• Bersifat terlalu deskriptif;
• Menyesatkan masyarakat; atau
• Bertentangan dengan moralitas dan ketertiban umum.

Karena itu, nama seperti “KOPI ENAK” untuk produk kopi atau “SEPATU SPORT” untuk alas kaki olahraga tetap berisiko ditolak walaupun belum pernah didaftarkan siapa pun. Permasalahannya bukan terletak pada konflik kepemilikan, melainkan karena nama tersebut dianggap terlalu generik sehingga tidak memiliki daya pembeda yang cukup untuk berfungsi sebagai identitas eksklusif suatu pelaku usaha.

Berbeda dengan Pasal 20, Pasal 21 berkaitan dengan potensi konflik terhadap hak pihak lain. Inilah yang dikenal sebagai relative grounds, yaitu penolakan karena suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah memiliki perlindungan hukum atau reputasi tertentu.

Penilaian persamaan dalam hukum merek tidak selalu bergantung pada kesamaan tulisan secara identik. Dalam praktik pemeriksaan merek, kemiripan dapat dinilai dari bunyi pengucapan, kesan visual, struktur kata, hingga asosiasi yang timbul di benak masyarakat. Karena itu, suatu merek tetap dapat dianggap bermasalah walaupun memiliki tambahan huruf, variasi desain, atau perbedaan warna.

Di titik inilah banyak pelaku usaha keliru memahami proses pendaftaran merek. Mereka sering mengira bahwa pencarian sederhana di internet atau marketplace sudah cukup untuk memastikan keamanan suatu nama. Padahal pemeriksaan merek memiliki parameter hukum yang jauh lebih luas dibanding sekadar melihat apakah nama tersebut telah digunakan secara komersial.

Dalam praktiknya, suatu merek dapat saja belum digunakan pihak lain, belum muncul di marketplace, atau bahkan belum terdaftar dalam kelas yang sama, namun tetap berisiko ditolak karena dianggap terlalu deskriptif, tidak memiliki daya pembeda, atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain berdasarkan penilaian hukum merek.

Karena itu, membangun merek pada dasarnya bukan hanya persoalan kreativitas pemasaran, tetapi juga strategi hukum. Nama yang terlalu generik umumnya sulit memperoleh perlindungan eksklusif, sedangkan nama yang terlalu dekat dengan merek pihak lain, terlebih merek terkenal, berisiko dianggap menimbulkan asosiasi, kebingungan, atau bahkan dianggap menumpang reputasi pihak lain.

Pada akhirnya, pendaftaran merek bukan sekadar persoalan “siapa cepat dia dapat”. Sistem hukum merek juga menilai apakah suatu tanda memang layak diberikan hak eksklusif serta apakah penggunaannya berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Itulah sebabnya suatu permohonan merek tetap dapat ditolak walaupun nama tersebut belum pernah terdaftar oleh pihak lain. Karena itu, analisis merek sebelum pengajuan permohonan menjadi langkah penting untuk memperkecil risiko penolakan maupun potensi sengketa hukum di kemudian hari.

IndoTrademark IP Law & Brand Strategy